Redacción de patentes y tramitación de patentes

Redacción y tramitación de patentes: cómo conseguir derechos sólidos y de valor

Una patente solo es tan sólida como la solicitud en la que se basa y la estrategia que se ha seguido durante la tramitación (el procedimiento de examen), así como en eventuales procedimientos de oposición y de revocación.

La redacción y la tramitación de patentes son etapas decisivas que determinan si la protección que se obtiene efectiva, cuán amplia es, si puede hacerse valer frente a terceros y si puede resistir una oposición o un procedimiento de revocación.

Por qué la calidad de la redacción de patentes es crítica

Una vez presentada una solicitud de patente, su contenido no puede modificarse libremente.

La descripción, las reivindicaciones y los dibujos definen qué puede protegerse y qué puede perderse en la protección de forma irreversible. Una redacción deficiente puede dar lugar a reivindicaciones demasiado limitadas para ser comercialmente relevantes, a imposibilidad de modificar las reivindicaciones durante el examen u oposición, o a una pérdida permanente de derechos que no puede recuperarse posteriormente.

En la práctica, los errores de redacción suelen ser irreversibles.

La importancia de una descripción detallada

Una solicitud de patente sólida se apoya en una descripción rica en detalles y bien estructurada.

La descripción debería explicar múltiples características técnicas, alternativas y realizaciones, así como parámetros, variantes y efectos técnicos. Este nivel de detalle es esencial para permitir modificaciones durante la tramitación sin añadir materia.

Sin una divulgación suficiente en cuando a esta información desde el inicio, incluso invenciones valiosas pueden no llegar a obtener una protección efectiva o que pueda hacerse valer ante terceros.

Redacción de reivindicaciones amplias pero defendibles

Las reivindicaciones deben encontrar un equilibrio cuidadoso entre amplitud comercial y solidez jurídica.

Las reivindicaciones deberían ser lo suficientemente amplias como para cubrir las realizaciones comerciales relevantes, manteniéndose a la vez novedosas e inventivas frente al estado de la técnica. Unas reivindicaciones demasiado limitadas pueden llegar a ser concedidas con facilidad, pero aportan poco valor. Unas reivindicaciones excesivamente amplias pueden no cumplir los requisitos de patentabilidad o ser invalidadas posteriormente.

Lograr este equilibrio exige un conocimiento profundo de la invención, de cuál es su valor para la empresa y de cómo se pretende explotar el activo de PI a lo largo de su vida, además de conocer el estado de la técnica relevante y tener experiencia en cómo las oficinas de patentes evalúan la novedad y la actividad inventiva (no obviedad).

Granularidad y modificaciones durante la tramitación

Durante la tramitación de una patente, las objeciones de las oficinas de patentes son la norma, no la excepción.

A menudo es necesario modificar las reivindicaciones para superar objeciones. Sin embargo, las modificaciones solo se permiten si están clara e inequívocamente soportadas por la solicitud original.

Una divulgación granular de características y realizaciones permite ajustar las reivindicaciones durante la tramitación, preservando el alcance y la validez. Sin esa granularidad, pueden no existir realizaciones más limitadas que son importantes y que podrían suponer la concesión de la patente, lo cual puede hacer que la solicitud de patente se deniegue o que se revoque la patente.

La importancia de la práctica local y la jurisprudencia

El derecho de patentes es internacional, pero la práctica de patentes es local.

Por ello, las estrategias de redacción y tramitación deben adaptarse a la práctica local y a la jurisprudencia relevante en cada jurisdicción. Esto aplica tanto si las solicitudes se redactan y presentan a nivel nacional o regional, como si se presentan a nivel internacional mediante una solicitud PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes), que posteriormente entre en fases nacionales o regionales como la fase regional europea.

Europa

En la Oficina Europea de Patentes (EPO) y las oficinas nacionales cubiertas por el sistema europeo, se aplican criterios estrictos, especialmente en materia de adición de materia y modificaciones de reivindicaciones. La actividad inventiva se evalúa normalmente mediante el método problema-solución. El examen suele ser exigente.

La jurisprudencia existente y en constante evolución de las salas de recurso modifica la forma en que se aplica el derecho a cada patente y solicitud en aspectos como la interpretación de las reivindicaciones, las modificaciones admisibles o no, o si la invención reivindicada resuelve un problema técnico.

Una patente europea concedida, que potencialmente se convierte en Patente Unitaria y/o en un conjunto de derechos nacionales mediante la validación de la patente europea, por ejemplo en España, puede verse afectada por las consecuencias de una solicitud redactada y/o tramitada sin el suficiente cuidado y nivel de detalle.

Estados Unidos de América

La práctica de patentes en Estados Unidos difiere considerablemente, especialmente en cuanto a interpretación de reivindicaciones, modificaciones, estrategias de continuaciones y en los efectos jurídicos (a menudo estrictos) de los argumentos presentados durante la tramitación.

La actividad inventiva, o no obviedad, se evalúa considerando lo que describen los documentos del estado de la técnica en su conjunto. Las combinaciones de más de dos documentos en objeciones por no obviedad son bastante más frecuentes que en otras jurisdicciones.

Mientras que en Europa, por ejemplo, no se permite la protección de invenciones relativas a métodos practicados en humanos o animales, tales métodos sí se pueden proteger en Estados Unidos. Conociendo tales particularidades, es posible adaptar la protección de la manera más conveniente para ampliarla en las jurisdicciones que lo permiten.

Coordinación de estrategias globales de redacción y tramitación de patentes

En familias internacionales de patentes, la falta de coordinación entre las distintas jurisdicciones de la familia de patentes puede debilitar significativamente la protección.

Las modificaciones o argumentos realizados en una jurisdicción pueden limitar el alcance de las reivindicaciones o crear incoherencias en otras jurisdicciones. En algunos casos, dichas modificaciones o argumentos pueden afectar a la posibilidad de hacer valer la patente frente a terceros en otros países.

Una estrategia global coordinada ayuda a garantizar que el alcance se mantenga alineado, que las modificaciones se realicen de forma adecuada y que desde el inicio se tengan en cuenta los riesgos de las acciones de infracción de patentes a largo plazo. Y cuando jurisdicciones concretas permiten o prohíben la protección de ciertas realizaciones, la estrategia global debe adaptarse para maximizar la protección por patente en aquellas jurisdicciones en las que hay un margen de mejora en la protección aunque ello suponga que el alcance de protección no es completamente homogéneo entre las distintas jurisdicciones.

Evitar la interpretación de la protección por el historial de tramitación

Los argumentos y las modificaciones realizadas durante la tramitación de la solicitud de patente pueden limitar posteriormente el alcance de la protección.

En determinadas jurisdicciones, como Estados Unidos, Alemania o el Reino Unido, entre otras, el historial de tramitación puede causar un estoppel («prosecution history estoppel«). Un estoppel supone que un argumento presentado para defender la patentabilidad de una invención sea usado en contra de la patente resultante a efectos de la protección que confiere, por ejemplo para impedir alegar que características equivalentes a las reivindicadas también pueden suponer una infracción de la patente.

Una estrategia de tramitación bien planteada busca minimizar limitaciones innecesarias, evitar admisiones restrictivas y preservar flexibilidad para una eventual defensa o litigio futuro.